安米等与国实升业有限公司（GLORY　SENSE　INDUSTRIES　LIMITED）等专利权权属纠纷上诉案
辽宁省高级人民法院
民事判决书
　　　　　　(2012)辽民三终字第92号
　　上诉人（原审被告）：安米。
　　委托代理人：杨洋，中华人民共和国北京市齐致律师事务所律师。
　　上诉人（原审原告）：长春奇龙生物技术研究所。
　　投资人：张华，该所所长。
　　委托代理人：张国翀。
　　被上诉人（原审原告）：国实升业有限公司（GLORY SENSE INDUSTRIES LIMITED），21/F，177-183 WING LOK STREET，SHEUNG WAN，HONGKONG）。
　　法定代表人：王延竹，董事。
　　委托代理人：张婷，中华人民共和国辽宁恒信律师事务所律师。
　　被上诉人（原审原告）：深圳市九益祥实业有限公司。
　　法定代表人：韩文君，经理。
　　委托代理人：张婷，中华人民共和国辽宁恒信律师事务所律师。
　　上诉人安米、长春奇龙生物技术研究所（以下简称奇龙研究所）为与被上诉人国升实业有限公司（以下简称国升公司）、深圳市九益祥实业有限公司（以下简称九益祥公司）专利权权属纠纷一案，不服大连市中级人民法院（2011）大民四初字第16号民事判决，向本院提起上诉，本院依法由审判长马越飞、审判员贺立春（主审）、代理审判员刘善超组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人安米的委托代理人杨洋，上诉人奇龙研究所的委托代理人张国翀，被上诉人国升公司、九益祥公司的委托代理人张婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原审法院审理查明：2000年11月21日，奇龙研究所（甲方）与九益祥公司（乙方）、国升公司（丙方）签订《三方协议》，就将（甲、乙双方已经研究完成的）“基因工程重组人溶菌酶”原料药进一步开发成国家正式批准生产的国家级一类新药，达成协议。协议约定：一、甲方负责生产出上报国家药品临床前安全性试验、检测和三期临床所需的全部合格产品，负责该药品临床前安全性试验、检测和三期临床上报资料的整理和撰写;本开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方共同所有;乙方负责投入该开发项目前期研制风险投资280万元;丙方负责投入该开发项目从原料药开发至申报国家批准生产的正式药品期间费用共400万元;……三、该项目开发成果及在开发过程中使用乙、丙方投资经费，所购置的全部资产归三方共同所有。各方以其在本开发项目中所占股权份额分享开发过程中所形成的全部无形资产和有形资产。无形资产包括：“基因工程重组人溶菌酶”新产品的专利权、非专利技术成果的使用权和转让权。
　　2002年10月，国家科学技术部作为课题委托单位（甲方）与课题责任人（乙方）安米、课题依托单位（丙方）帝恩公司签订《863合同》，研究主题为：抗耐药菌一类新药重组人溶菌酶的研究。合同对课题的目标和主要研究内容、年度计划及考核指标，拟采取的研究方法、其他参加单位、课题依托单位提供的技术与条件保障、课题经费预算等作了约定。在《863合同》中，其他参加单位包括奇龙研究所、军事医学科学院放射医学研究所，安米任课题组长，张华（奇龙研究所所长）任课题副组长。
　　2004年6月10日，安米作为发明人向国家知识产权局提出“人溶菌酶在制备治疗痤疮的药物中的新用途”的发明专利申请。2009年3月18日，国家知识产权局授予发明专利证书，发明名称：人溶菌酶在制备治疗痤疮的药物中的应用；专利号：200410020737.6；专利权人为安米。现该发明专利处于有效期内。
　　2004年11月，“重组人溶菌酶喷雾剂”取得了国家食品药品监督管理局颁发的《药物临床研究批件》，经审查该产品符合新药审批的有关规定，同意进行临床研究。批件中的申请人包括奇龙研究所、九益祥公司、帝恩公司。
　　2005年12月1日，国家科学技术部出具《国家高技术研究发展计划（863计划）课题验收结论书》，认为抗耐药菌一类新药重组人溶菌酶的研究整体进展较好，同意通过验收。课题起止年限为2002年11月至2005年6月，验收日期为2005年7月21日。
　　2006年8月25日，国升公司、九益祥公司、帝恩公司向原审法院提起诉讼，要求解除《三方协议》，确认、分割协议履行期间形成的共同资产、奇龙研究所赔偿损失等。原审审理后，作出（2006）大民外初字第47号民事判决。奇龙研究所不服，向本院提起上诉，本院审理后作出（2007）辽民四终字第183号判决，已经发生法律效力。后奇龙研究所向最高人民法院申请再审，该院作出（2008）民申字第158号民事裁定，指令本院进行再审，再审后作出（2010）辽审二民再字第12号民事判决，现该判决已发生法律效力。
　　（2010）辽审二民再字第12号民事判决认定：《三方协议》签订时，九益祥公司的投资义务已完成。协议签订后，帝恩公司作为国升公司的投资代理人，代表国升公司履行合同约定的投资义务。截止到2004年末，国升公司投入资金419万余元。帝恩公司按约定履行了提供科研场所等相关义务。协议履行过程中，案涉研究课题被列入国家863计划，陆续取得科研资助经费220万元。帝恩公司按照经费使用要求截止到2004年末，将资助资金用于项目研制128万余元，余款用于临床试验。2002年6月至2005年5月，奇龙研究所及其投资人张华分别以其各自的名义，向国家专利局申请应属各方共有的专利技术。在国升等三公司的要求下，奇龙研究所将其中6项专利申请人变更为其与九益祥公司、国升公司，其余14项至诉讼时尚未变更。2003年10月，奇龙研究所以其要启动与《三方协议》无关的“胶体金检测试剂条”项目为由，从国升等三公司的科研场地中搬出。2004年1月14日，奇龙研究所以书面形式向国升等三公司提出，“如果你们想继续进行重组人溶菌酶的喷雾剂临床试验，从此一切费用由你们承担”。2005年1月5日，由于奇龙研究所不进行药品临床研究，并要求转让研发技术，国升等三公司向其发出信函，恳请其继续进行临床实验。2005年1月18日，奇龙研究所向国升等三公司发出《解除合作协议通知》。2月1日，国升等三公司复函不同意解除合作协议。由于奇龙研究所拒绝继续履行合同，使项目研究一度中断。为使药品临床研究得以进行，国升公司、九益祥公司又重复投资128万余元，进行重组人溶菌酶喷雾剂药品临床研究。
　　诉讼中，国升等三公司提出申请，请求“撤回在本案中对张华名下的各专利申请权、专利权的诉讼请求，保留另案诉讼张华的权利”。
　　（2010）辽审二民再字第12号民事判决解除了《三方协议》，由奇龙研究所赔偿国升公司、九益祥公司的损失，并确认以奇龙研究所名义申请的案涉专利技术专利（申请）权人为奇龙研究所、国升公司、九益祥公司。
　　原审法院审理认为：在奇龙研究所、九益祥公司、国升公司签订的《三方协议》中已约定，本开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方共同所有，其中即包括“基因工程重组人溶菌酶”新产品的专利权、非专利技术成果的使用权和转让权。因此，本案争议焦点为：案涉发明专利是否属于三方合作期间的发明创造、应否属于三方共有。其判断要素包括两点：第一，案涉发明专利是否属于职务发明创造；第二，是否属于三方合作期间的发明创造。
　　在《三方协议》签订前，奇龙研究所与九益祥公司已共同合作完成“基因工程重组人溶菌酶”项目原料药开发。《三方协议》的目的亦是就“基因工程重组人溶菌酶”原料药进一步开发成国家正式批准生产的国家级一类新药进行合作开发。协议签订后，国升公司按约定的要求进行投资，直至2005年2月，国升公司、九益祥公司仍在投资进行重组人溶菌酶喷雾剂药品临床研究。在协议履行过程中，案涉研究课题被列入国家863计划，时任奇龙研究所副所长的安米担任课题组长，课题责任人。因此，可以认定安米作为奇龙研究所的技术工作人员及863计划项目的课题负责人，研发与基因重组人溶菌酶相关的项目属于执行奇龙研究所交付的工作任务，并且利用了上述三方提供的物质及技术条件，所形成的案涉专利未脱离“基因工程重组人溶菌酶”这一合同约定的技术研发主题。根据《中华人民共和国专利法》第六条“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”之规定，案涉专利属于职务发明创造。至2006年8月，国升等三公司才因为奇龙研究所违约向法院提起诉讼要求解除《三方协议》，故《三方协议》的效力应一直持续至该案诉讼。在《三方协议》履行期间由安米作为申请人的与案涉研究项目相关的专利应属于合作三方，即奇龙研究所、国升公司、九益祥公司共同享有。
　　奇龙研究所对原审变更追加其为共同原告参加诉讼有异议，根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第57条、第58条之规定，国升公司、九益祥公司在起诉时虽将奇龙研究所列为第三人，但经原审法院开庭审理后，认为奇龙研究所应属于必要共同诉讼的原告，故变更其诉讼地位为原告。现奇龙研究所既不同意原告的诉讼请求，又明确表示不放弃实体权利，显有矛盾之处，但不影响人民法院对案件的审理和依法作出判决。
　　奇龙研究所主张案涉专利如何处理、申报、权益如何分配是其与安米之间的问题，与国升公司、九益祥公司无关。安米虽然是奇龙研究所的工作人员，但案涉专利属于三方合作期间的研发成果，按照约定应属合作三方共有。奇龙研究所允许安米以个人名义申报专利，其行为已违反了《三方协议》的约定，其结果已导致合作他方在履行合同义务后无法享受合同权利。
　　安米辩称其在国升公司、九益祥公司没有任何职务，与两公司没有任何关系。根据《三方协议》的约定，奇龙研究所负责科研工作，国升公司与九益祥公司负责投资。安米是研究所的职工，其所从事的是研究所交办的为履行《三方协议》而进行的有针对性、特定性的研发任务。故其辩称案涉专利与国升公司、九益祥公司无关的理由不能成立。　
　　安米辩称辽宁省高级人民法院已就专利权等相关问题作出判决，国升公司、九益祥公司无权再依据《三方协议》提起诉讼。（2010）辽审二民再字第12号民事判决仅就奇龙研究所以自己名义单独申请的专利进行了处理，并未涉及以案外人（如安米）名义申请的专利权权属问题，国升公司、九益祥公司就案涉专利另案提起诉讼并无不当。
　　安米辩称《863合同》与《三方协议》无关，国升公司、九益祥公司在《863合同》中不是当事人，不能基于该份合同起诉安米。国升公司、九益祥公司在庭审中已明确表示系根据《三方协议》主张权利，且《三方协议》也明确约定“本开发项目的所有专利技术归三方共同所有”，故国升公司、九益祥公司有权就合作开发期间的专利权权属问题提起诉讼。　
　　安米辩称案涉专利是其未利用两公司任何资金设备的情况下发明的，不是职务发明，不能纳入三方共有的范围。但经原审法院释明，安米未提交证据证明其系利用自有资金、设备、原材料或者不对外公开的技术资料等进行的研发，亦未证明不属于《三方协议》的项目范畴，故此点答辩意见原审不予采纳。　
　　至于国升公司、九益祥公司提出的判令安米协助其办理变更手续等请求，不属于承担民事责任的方式，原审不予支持。
　　综上，依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第57条、第58条之规定，判决：一、确认国升实业有限公司、深圳市九益祥实业有限公司、长春奇龙生物技术研究所为“人溶菌酶在制备治疗痤疮的药物中的应用”（专利号：ZL200410020737.6）发明专利的专利权共有人；二、驳回国升实业有限公司、深圳市九益祥实业有限公司的其他诉讼请求。案件受理费1,000元，由安米负担。
　　宣判后，安米、奇龙研究所不服，分别向本院提起上诉。
　　安米上诉称：一、原判认定基本事实错误，对部分事实认定不清，证据不足。1、《三方协议》签订的主体是奇龙研究所、国升公司、九益祥公司，合作期间的成果已申请了专利，研制成果“重组人溶菌酶喷雾剂”向国家申请了临床研究。后由于三方产生矛盾，2003年10月终止合作，奇龙研究所搬出了合作研发的场地。安米的科研工作与国升公司、九益祥公司没有任何关联，不是履行《三方协议》的工作，不应受到《三方协议》的约束。原判认定《三方协议》的效力应一直持续到该案结束时，并将安米在合作实际终止后个人进行研发并取得的专利认定三方共有，认定事实错误。2、原审认定案涉专利属于合同研发确定的主题是错误的。对于人溶菌酶未知的应用和功能作用任何人都可以申报专利。1999年安米作为主要发明人之一，研制成功了一种生产基因工程重组人溶菌酶的方法。人溶菌酶只是进行衍生研究的原料，基于人溶菌酶这种物质可以研发出很多衍生产品，包括各种不同功用、剂型的药品，研发出的各种衍生产品及制造方法任何人均可以申请专利。因此，不能基于人溶菌酶的应用这一相同的大的研究方向，就将一切与人溶菌酶相关的发明均纳入到本案三方共有的范围内。3、安米不是《三方协议》的当事人。安米是奇龙研究所员工，在国升公司、九益祥公司没有任何职务关系。而且国升公司、九益祥公司提起本案诉讼，没有提交任何证据证明安米使用了国升公司、九益祥公司提供的物质技术条件，原审法院将安米在合作终止后个人进行研发并取得的专利认定为《三方协议》履行期间完成的研发，所取得的专利应属协议三方共有，认定事实错误，证据不足。二、原判适用法律错误。1、原审法院错误地将奇龙研究所列为了原告，违反了《民事诉讼法》及司法解释关于追加当事人和相关诉讼程序的规定。2、原审法院认为安米应负举证责任是错误的，本案不适用举证责任倒置。国升公司、九益祥公司应当提供安米是否使用了其物质技术条件的相应证据。国升公司、九益祥公司没有提交相应证据，原审适用《专利法》第六条的规定显属错误。综上，原判认定事实与适用法律均有错误，部分事实不清，证据不足，违反法定程序，请求二审法院依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求，或发回原审法院重审。
　　奇龙研究所上诉称：一、原审法院变更追加奇龙研究所为本案共同原告违反法定程序。奇龙研究所在本案中没有任何主张。在第一次开庭时明确表示不同意国升公司、九益祥公司的诉讼请求，认可涉案专利属于安米所有。在奇龙研究所没有任何诉求的情况下，原审法院将奇龙研究所变更追加为共同原告，不仅违背了当事人的真实意思，更没有任何事实依据。二、原判认定基本事实错误，同时对部分事实认定不清，证据不足。1、三方已将合作期间的成果申请了相关专利，将研制成果“重组人溶菌酶喷雾剂”向国家申请了临床研究。后因产生矛盾于2003年10月终止合作，奇龙研究所已搬出合作研发场地，国升公司与九益祥公司也没有再投资，研究所的科研工作从此与国升公司、九益祥公司没有任何关联，不再是履行《三方协议》的工作，不应受到《三方协议》的约束，研究所工作人员的科研成果与国升公司、九益祥公司就更没有任何关联。2、原审法院认定案涉专利属于合同研发确定的主题错误。《三方协议》约定的是将“基因工程重组人溶菌酶”原料药进一步开发成国家正式批准的一类新药。生产人溶菌酶的方法专利在之前就已发明，人溶菌酶只是进行衍生研究的原料，基于人溶菌酶研发出的各种衍生产品及制造方法任何人均可以申请专利。因此，不能基于人溶菌酶的应用这一相同的大的研究方向，就将一切与人溶菌酶相关的发明均纳入到本案三方共有的范围内。因此，原审将安米在《三方协议》合作终止后个人进行研发并取得的专利认定为三方共有，认定事实错误，证据不足。三、原判适用法律错误。原审法院认为安米应负举证责任是错误的。国升公司、九益祥公司应当提供安米是否使用了其物质技术条件的证据。综上，原判认定事实与适用法律均有错误，部分事实不清，证据不足，违反法定程序，请求二审法院依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求，或发回原审法院重审。
　　安米及奇龙研究所向本院提供了重组人溶菌酶喷雾剂审批文件、雾化溶液审批文件、交接程序及清单、运输发票、大连奇龙生物技术研究所营业执照、工程改造协议、房地产租赁合同、发票、大连市工商行政管理局经济技术开发区分局证明等证据，用以证明案涉专利是安米随奇龙研究所搬出原研发场地后在新的试验场所独立研制发明的，不应属于三方共有。
　　国升公司、九益祥公司辩称：奇龙研究所在原审审理过程中虽不同意被上诉人的诉讼请求，但也不放弃实体权利，是本案的必要共同诉讼人，原审可以依职权追加其为共同原告。安米申请案涉专利的时间是在三方协议履行期间，且属于职务发明，利用被上诉人提供的物质技术条件研发出的相关成果，属于三方共同所有。请求二审法院维持原判。
　　经国升公司、九益祥公司申请，本院到国家食品药品监督管理局调取了《重组人溶菌酶主要药效学试验资料及文献综述》（以下称十九号资料），用以证明案涉专利说明书中列举的资料与十九号资料的内容一致，安米利用了三方协议研发期间的成果，案涉专利应归三方共有。
　　本院经审理查明，原审查明事实属实。
　　本院另查明：十九号资料系奇龙研究所、九益祥公司、国升公司三方合作期间形成，由奇龙研究所、九益祥公司、大连帝恩生物工程有限公司提交给国家食品药品监督管理局，资料中载明：试验起止日期为1996年6月至2003年5月，其中重组人溶菌酶药物体外预防、抑制冠状病毒的药效试验由奇龙研究所委托中国疾病预防控制中心病毒预防控制所完成，试验日期为2003年4月，《药理毒理研究资料
　　主要药效学试验资料及文献资料》载明试验起止日期为2002年8月至2003年1月，研究机构为中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所。经比对，案涉专利说明书中所涉试验的受试药品及试剂、试验菌株与十九号资料一致，部分药品批号一致，培养基配置方法、体内抗菌试验方法、体外抗菌试验方法一致，部分实验数据、结论及菌种编号相同。
　　本院认为：2000年11月21日，奇龙研究所与九益祥公司、国升公司，就将“基因工程重组人溶菌酶”原料药开发成国家级一类新药，签订了《三方协议》，并约定，本开发项目的所有专利技术和专有技术秘密的所有权归三方共同所有，包括“基因工程重组人溶菌酶”新产品的专利权、非专利技术成果的使用权和转让权。在《三方协议》签订前，奇龙研究所与九益祥公司已合作完成“基因工程重组人溶菌酶”原料药开发。《三方协议》的目的是就“基因工程重组人溶菌酶”原料药进一步开发成国家正式批准生产的国家级一类新药。安米作为奇龙研究所的技术人员，研发与基因重组人溶菌酶相关的项目属于执行奇龙研究所交付的工作任务，并且利用了上述三方提供的物质及技术条件，所形成的案涉专利未脱离《三方协议》约定的技术研发主题。根据《中华人民共和国专利法》第六条的规定，案涉专利属于职务发明创造，属于《三方协议》履行期间的形成的技术成果，应由奇龙研究所、国升公司、九益祥公司三方共同享有。
　　安米及奇龙研究所上诉称，原审将奇龙研究所列为原告错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见的有关规定，人民法院追加共同诉讼的当事人时，应当追加的原告，已明确表示放弃实体权利的，可不予追加；既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利的，仍追加为共同原告。九益祥公司、国升公司在起诉时虽将奇龙研究所列为第三人，但奇龙研究所既不同意九益祥公司、国升公司的诉讼请求，又明确表示不放弃实体权利，而奇龙研究所属于必要共同诉讼的原告，因此，原审依职权变更其诉讼地位并无不当。
　　安米及奇龙研究所上诉又称，安米不是《三方协议》的主体，其科研工作与《三方协议》无关，不应受到《三方协议》的约束。本院认为，根据《三方协议》的约定，奇龙研究所主要负责案涉开发项目的试验、检测、生产、技术资料的撰写等工作，九益祥公司和国升公司主要负责投资，在《三方协议》履行期间，案涉研究课题被列入国家863计划，安米时任奇龙研究所副所长，并担任该课题组长、负责人。奇龙研究所没有提供任何证据证明案涉开发项目由其他人完成，因此，原审认定安米研发与重组人溶菌酶相关的项目属于执行奇龙研究所交付的工作任务，并且利用了三方提供的物质及技术条件，案涉专利属于职务发明创造并无不当；且本案为专利权属纠纷，国升公司、九益祥公司有权就合作开发期间的专利权权属争议提起诉讼，其要求安米承担的并非合同义务，而是侵权责任。
　　安米及奇龙研究所还称，案涉专利是在奇龙研究所搬出合作研发场地后，未利用九益祥公司和国升公司任何资金设备的情况下，由安米独立研发的，不是职务发明，不能纳入三方共有的范围。本院认为，任何人对人溶菌酶都有进一步研发的权利，其研发成果应当受到法律的保护，在研发过程中也存在试验方法、手段等相同的可能，但本案中，经原审法院及本院释明，安米及奇龙研究所均未提交充分的、直接的证据证明案涉专利系其利用自有资金、设备、原材料等进行试验后完成，而根据九益祥公司、国升公司提供的十九号资料，案涉专利说明书中所涉试验的受试药品及试剂、试验菌株与十九号资料一致，部分药品批号一致，部分实验数据、结论及菌种编号相同，安米对此不能给出合理的解释，可以认定安米利用了三方合作期间完成的技术成果申请案涉专利并获得了专利权，侵犯了奇龙研究所、九益祥公司、国升公司的合法权益，应当承担相应的责任。
　　综上，原审认定事实清楚，证据充分，适用法律得当。上诉人安米、奇龙研究所的上诉请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定，判决如下：
　　驳回上诉，维持原判。
　　二审案件受理费2 000元，由安米承担1 000元，奇龙研究所承担1 000元。
　　本判决为终审判决。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审　判　长　　马 越 飞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审　判　员　　贺 立 春
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理审判员　　刘 善 超
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二O一二年十一月二十七日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　书　记　员　　逄　　杨